Czy licencjobiorca może udostępnić podmiotowi trzeciemu część dokumentacji związanej z zakupionym oprogramowaniem?
Poznań, dnia … marca 2012 roku
Opinia prawna
w sprawie
udostępnienia struktury plików systemu informatycznego … podmiotom trzecim
I. Podstawa zlecenia:
Zlecenie przekazane drogą elektroniczną przez Pana Jana S., zastępcę Dyrektora Departamentu Informatyki Banku … Spółka Akcyjna w dniu 00 marca 2012 roku.
II. Cel opinii:
Celem opinii jest analiza postanowień umowy Nr 00/0000/2007 zawartej w … w dniu … stycznia 2007 roku pomiędzy Bankiem … a XYZ S.A. oraz załącznika nr 9 do umowy, a także regulacji prawa powszechnie obowiązującego w zakresie możliwości udostępnienia podmiotom trzecim struktury plików baz danych Systemu …, którego Bank … S.A. jest na podstawie zawartej umowy licencjobiorcą.
III. Podstawa prawna opinii:
1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 roku, Nr. 13, poz. 93 z późniejszymi zmianami).
2. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 roku, Nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami).
3. Umowa nr 00/000/2007 z dnia 31 stycznia 2007 roku zawarta w … pomiędzy Bankiem … S.A. a XYZ S.A. wraz z załącznikiem nr 9 do umowy.
IV. Analiza merytoryczna:
Stan faktyczny:
W dniu 31 stycznia 2007 roku w … nastąpiło zawarcie umowy nr 00/000/2007 pomiędzy Bankiem … S.A. a XYZ S.A. (dalej jako „Umowa” ). Integralną częścią umowy jest załącznik nr 9 stanowiący umowę licencyjną na specyfikację oznaczone jako …, …, …, …, …, ….
Bank … S.A. jest podmiotem, któremu na podstawie powyższej umowy została przyznana licencja.
Rozważania merytoryczne:
1.
Zgodnie z art. 41 §. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umowa o korzystanie z utworu zwana dalej „licencją” obejmuje pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione.
Ustalając pola eksploatacji utworu, jakie obejmuje umowa, należy odwołać się do sformułowanych w Kodeksie cywilnym reguł wykładni, mając na uwadze wskazówkę interpretacyjną z art. 41 ust 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nakazującą interpretowanie na korzyść twórcy tych wątpliwości, których nie można usunąć za pomocą wskazanych reguł wykładni.
Kluczowe znaczenie mają postanowienia umowy licencyjnej natomiast w przypadku nie dających się rozstrzygnąć wątpliwości decydują uprawnienia, którymi dysponuje podmiot udzielający licencji.
Art. 65 kodeksu cywilnego nakazuje tak tłumaczyć oświadczenie woli, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których zostało złożone, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje. Jednocześnie w umowach przy interpretacji należy badać, jaki był zgodny zamiar i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu.
Zawarte w art. 65 kc zasady tłumaczenia oświadczeń woli wymagają przede wszystkim odniesienia się do całego złożonego oświadczenia woli, a nie jedynie do jego wybranego dowolnie fragmentu. Wymagają także zbadania okoliczności w jakich oświadczenie zostało złożone i jego celu.
Mając na uwadze treść umowy licencyjnej oraz okoliczności jej zawarcia, należy przyjąć, że nie zachodzą wątpliwości uzasadniające przyjęcie rozszerzającego zakresu pól eksploatacji.
2.
Autorskie prawa majątkowe są w przypadku udzielenia licencji zrównane z innymi rodzajami praw majątkowych, nabywca może nimi rozporządzać na rzecz osób trzecich. Generalna swoboda w tym zakresie nie podlega ograniczeniom ustawowym, może natomiast zostać zwężona lub wyłączona w drodze umowy, o której mowa w art. 41 ust 1 pkt ustawy o prawie autorskim i prawa pokrewnych – umowy licencyjnej. Ograniczenia w zakresie przenoszalności praw autorskich nie naruszają generalnego postanowienia zawartego w art. 57§1 kodeksu cywilnego, w myśl którego nie można przez czynność prawną wyłączyć ani ograniczyć uprawnienia do przeniesienia, obciążenia, zmiany lub zniesienia prawa, jeżeli według ustawy prawo to jest zbywalne. Ograniczenie w tym zakresie mają podstawę ustawową, a ich konkretyzacja wyraża się w szczególnych postanowieniach umownych. W niniejszej sprawie postanowienia wskazujące zakres pól eksploatacji zostały wskazane w punktach 4-6 umowy licencyjnej.
3.
W przepisie art. 41 ust 2 wyrażona została norma stanowiąca wyrażająca regułę interpretacyjną w zakresie ustalenia pól wykładni.
Treść umowy mającej za przedmiot prawa autorskie odnosi się tylko do pól eksploatacyjnych wyraźnie w niej wymienionych.
Punkt 4 umowy licencyjnej stanowi konkretyzację postanowień ustawowych, wskazując:
Odbiorca ma prawo do używania Systemu na następujących polach eksploatacji:
a) Wprowadzania do pamięci komputera,
b) Uruchamiania, przechowywania i wyświetlania Systemu,
c) Odbiorca może tworzyć kopie drukowanej dokumentacji, jeśli miałoby to służyć wspomaganiu legalnego użycia Systemu,
d) Dostawca udziela zezwolenia na wykonanie kopii zapasowej, testowej, szkoleniowej i archiwalnej systemu.
4.
Katalog pól eksploatacji ustanawiający poszczególne „cząstkowe”, wyodrębnione oraz samodzielne prawa autorskie został wskazany w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Brzmienie art. 50 jest następujące:
Odrębne pola eksploatacji stanowią w szczególności:
a) W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
c) W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
Zgodnie z poglądami doktryny pominięcie lub wskazanie w umowie określonych pól eksploatacji będzie miało decydujące znaczenia dla wykładni umowy, a przez to wyznaczenia jej treści. Wątpliwości w tym zakresie może budzić interpretacja przesłanki „wyraźnie wymienione” w sytuacji, jeżeli strony nie posłużą się nazewnictwem ustalonym przez art. 50 ustawy o prawie autorskimi prawach pokrewnych.
Strony zawierające umowę licencyjną nie posłużyły się postanowieniami wskazanymi w treści art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
W związku z powyższym należy dokonać kwalifikacji prawnej udostepnienia struktury plików systemu, a następnie analizy postanowień umowy dotyczących zakresu pól eksploatacji pod kątem ich zbieżności z punktem b) oraz c) art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
5.
Udostępnienie struktury plików Systemu będącego przedmiotem licencji wiąże się z umożliwieniem podmiotom zewnętrznym w stosunku do licencjobiorcy wglądu w przedmiot licencji.
Konsekwencje prawne udostępnienia wglądu do struktury pliku podmiotowi trzeciemu, które mogą polegać na jego nielegalnym skopiowaniu, przerobieniu lub innej modyfikacji nie są przedmiotem niniejszych rozważań. Jako prawnie relewantne należy rozpatrywać zdarzenie pierwotne względem możliwych następnych tj. udostępnienie struktury plików. Nie przeczy to sprzecznego z umową wykorzystania następczego struktury plików.
Udostępnienie struktury plików z uwagi na sprowadzające się do umożliwienia wglądu w system należy jako takie zakwalifikować jako użyczenie lub jako rozpowszechnianie utworu w sposób inny.
6.
Mając na uwadze dokonaną kwalifikację, należy stwierdzić, czy postanowienia umowy licencji umożliwiają takie użycie Systemu oraz jego elementów składniowych.
Pola eksploatacji określone w umowie wskazują w sposób nie budzący wątpliwości na takie użycie przedmiotu licencji, które wiążą się z korzystaniem z przedmiotu licencji jedynie przez licencjobiorcę.
Charakter udostępnienia struktury plików Systemu umożliwi korzystanie z Systemu podmiotowi, którego licencja nie obejmuje.
Charakter licencji w ten sposób określonej jest całkowicie jednoznaczny nawet przy pominięciu ewentualnej reguły wykładni postanowień umowy licencyjnej, zgodnie z którą umowę taką należy interpretować na rzecz licencjodawcy.
7.
Postanowienia wskazujące na pola eksploatacji winny być interpretowane w kontekście pozostałych postanowień umowy licencyjnej.
Stosownie do powyższego, punkt 4 umowy licencyjnej wskazuje, że Dostawca wyraża zgodę na użytkowanie Systemu przez Bank Spółdzielczy w zakresie uprawnień przekazanych przez Odbiorcę, natomiast punkt 6 stanowi Odbiorca nie ma prawa tworzenia programów pochodnych Systemu ani wykorzystywania Systemu w inny sposób niż określone niniejszymi postanowieniami.
Licencjodawca wyraża zatem zgodę na udostępnienie Systemu konkretnemu podmiotowi oraz w ściśle oznaczonym zakresie.
Oznacza to, w kontekście wykładni preferującej prawa licencjodawcy, iż możliwość taka jest wyjątkiem od generalnej reguły zakazującej udostępniania Systemu.
Wyjątek ten jest ograniczony i co do zakresu (zdeterminowanego zakresem uprawnień licencjobiorcy) oraz co do podmiotu – Banku ….
Wyjątek ten, z uwagi na jego jednoznaczne brzmienie, nie może podlegać wykładni rozszerzającej, czy to zakres licencji przedmiotowo czy podmiotowo.
8.
Powyższe postanowienie umowne należy interpretować w kontekście szczególnych norm prawa autorskiego dotyczących programów komputerowych. I tak stosownie do brzmienia art. 74 ust 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: Ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia. Idee i zasady będące podstawą jakiegokolwiek elementu programu komputerowego, w tym podstawą łączy, nie podlegają ochronie.
Autorsko prawna ochrona programu nie obejmuje zatem jedynie „idei i zasad” leżących zarówno u podstaw samego programu, jak i u podstaw interfejsów. Także elementy tekstowe programu podlegają na gruncie komentowanej ustawy intensywnej ochronie, tak jak i pozatekstowe elementy programu jak algorytmy będące strukturą danego programu lub systemu. Niezależnie od podnoszonych w doktrynie prawa uwag co do charakteru algorytmów jako utworów.
Mając powyższe na uwadze, należy wskazać, że udostępnienie zewnętrznemu podmiotowi struktury plików systemu będącego przedmiotem licencji stanowi naruszenie przepisów regulujących zakres licencji i rodzić może odpowiedzialność odszkodowawczą względem licencjodawcy.
9.
Możliwe są zatem dwa rozwiązania problemu:
1. renegocjacja umowy licencyjnej rozszerzająca jej zakres – nie ma przeciwskazań do takiego sformułowania postanowień umowy zmieniającej licencję, które dopuszczałyby takie udostępnienie struktury plików jedynie na potrzeby wprowadzenia nowego systemu obsługi przez określony podmiot – w tej sytuacji byłoby to na pewno rozwiązanie korzystniejsze pod względem finansowym. Jednocześnie jakiekolwiek porozumienie z licencjodawcą w tym zakresie, z ostrożności procesowej, winno być stwierdzone aneksem do umowy licencji,
2. zbudowanie systemu od podstaw przy uwzględnieniu nieobjętej ochroną idei będącej podstawą danego systemu – rozwiązanie to nie naruszałoby prawa autorskiego ani postanowień umowy licencyjnej, wiązałoby się natomiast z większymi nakładami pracy spowodowanymi niemożliwością korzystania ze struktury danych plików. Na takiej zasadzie tworzy się programy, mające analogiczne praktyczne zastosowanie.
Udostępnienie zewnętrznemu podmiotowi struktury plików baz systemu stanowić może istotne naruszenie postanowień umowy licencyjnej. W takim wypadku licencjodawca wezwie Państwa do zaprzestania naruszeń, a w przypadku niezastosowania się do niniejszego wezwania licencjodawca ma prawo do rozwiązania umowy licencyjnej ze skutkiem natychmiastowym, co rodzić może poważne utrudnienia w pracy Banku.
V. Wnioski opinii:
1. Umowa licencyjna nie upoważnia do udostępnienia podmiotowi trzeciemu struktury plików baz danych Systemu ….
2. Udostępnienie podmiotowi trzeciemu bazy danych Systemu … stanowi istotne naruszenie postanowień umowy i po zrealizowaniu trybu określonego umową możliwe jest wypowiedzenie umowy licencji ze skutkiem natychmiastowym.
3. Udostępnienie baz danych Systemu … może rodzić odpowiedzialność odszkodowawczą, która licencjodawca obciąży licencjobiorcę.
4. Możliwe jest stworzenie systemu funkcjonalnie zbliżonego jednakże opartego jedynie na idei innego systemu bez wykorzystania jego elementów.
5. Zmiana umowy w wyniku jej renegocjacji, rozszerzająca zakres licencji, mogłaby umożliwić legalne udostępnienie Systemu … podmiotowi trzeciemu.
Opinię tę wydałem z całą sumiennością i starannością, kierując się swoją najlepszą wiedzą.
/adwokat dr Michał Jackowski/
Materiał archiwalny oparty o przepisy prawa obowiązujące w dniu jego sporządzenia. Adwokacka Spółka Partnerska Grzybkowski Guzek Jackowski nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywane treści.